Il Tribunale di Padova, con sentenza del 4 novembre 2011, ha stabilito che non è sufficiente la semplice attivazione di un sito web avente nome a dominio che richiama un noto marchio per rendere sostenibile l’accusa di messa in vendita di prodotti contraffatti. In questo senso, anche il provvedimento di sequestro deve essere considerato inadeguato per eccesso e gli Internet providers sono legittimati a proporre ricorso avverso tale provvedimento.
Con tale sentenza, per la prima volta, gli internet providers hanno vinto un ricorso con cui si opponevano ad un ordine di sequestro. Il 29 settembre 2011 il tribunale di Padova aveva ordinato l’oscuramento dei 493 siti web aventi nome a dominio richiamante il nome “Moncler” per i reati ex. art. 474 (“introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”) e art. 517 (“vendita di prodotti industriali con segni mendaci”) c.p.. Il giudice aveva, così, ravvisato il reato di contraffazione non nella vendita di merce falsa, quanto nella semplice registrazione di un indirizzo web con il marchio dell’azienda. E’ chiaro che, nel caso in cui fosse passato questo principio, sarebbe divenuto impossibile citare un marchio in Internet senza l’autorizzazione della rispettiva azienda, e siti come “eBay” avrebbero potuto essere chiamati a rispondere in concorso per la vendita di oggetti contraffatti e subire il sequestro preventivo delle pagine delle inserzioni.
Al contrario, dopo la sentenza del 4 novembre, ciascun internet provider potrà difendere i diritti dei propri utenti contro eventuali abusi dei titolari di marchi e diritti d’autore. Secondo il Tribunale di Padova, non solo la creazione dei nomi a dominio già attribuiti non costituiva oggetto di tutela dei segni distintivi, ma non era stato, altresì, possibile verificare il concreto svolgimento dei reati per cui si procedeva. Difatti, i dati indicati dalla ricorrente non consentivano di attribuire sic et simpliciter le ipotesi di reato in capo a coloro che utilizzano i 493 siti con nome a dominio richiamante il nome “Moncler”. In altre parole, non è stato possibile provare che i 493 siti internet venissero effettivamente utilizzati per la vendita di prodotti contraffatti relativi al marchio “Moncler”.
In particolare, gli elementi erano sì, idonei a giustificare la prosecuzione delle indagini, ma non a delineare con certezza il collegamento tra i 493 siti di cui si è ordinato l’oscuramento e la consumazione dei reati. Per l’oscuramento dei siti, infatti, sarebbe stato necessario ravvisare un nesso “certo” tra il nome del sito ed il reato. Al contrario, l’attivazione di un sito con nome a dominio evocante il nome di marchi registrati non è condotta denotante il fumus dei reati prospettati (salvo che il richiedente la tutela non provi di aver registrato come marchio anche lo stesso nome a dominio).
La Moncler, dal canto suo, al fine di contrastare il sempre più diffuso incremento di registrazioni di nomi a dominio contenenti la parola “moncler”, ha dato corso dinanzi al WIPO (World Intellectual Property Organization), e tramite procedura ICANN, a numerosi arbitrati volti alla riassegnazione dei nomi. La Moncler ha, inoltre, denunciato a Google Inc., ai sensi del DMCA (Digital Millennium Copyright Act), la presenza nel motore di ricerca dei siti in questione, ed inoltrato a Facebook numerose denunce quanto alla presenza di link sponsorizzanti tali siti web.
